Un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha vuelto a poner sobre el tapete la licitud, o no, del uso de marcas ajenas como palabras clave en la contratación de publicidad en Internet.

Open Discovery S.A. contrató el servicio de enlaces patrocinados de Google utilizando como palabra clave la marca de la actora “Veraz”. De esta manera, quien pretendía hacer una búsqueda en Google en procura de Organización Veraz utilizando para ello la palabra “Veraz”, obtenía en primer lugar publicidad dirigida, llamada “enlace patrocinado” del competidor de ésta, Open Discovery.

Como es sabido y recuerda el fallo, existen dos resultados cuando una persona realiza una búsqueda en Internet con ayuda de un motor de búsqueda como es Google. Los primeros son los denominados resultados “naturales”, que son aquellos que aparecen cuando el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a la palabra o palabras que tecleó la persona en el buscador. Los segundos son aquellos derivados de un servicio remunerado, que permite a las empresas que contratan dicho servicio, seleccionar una o varias key words para que, en el caso de que coincidan con las palabras introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional del website de esa empresa. Son los “enlaces patrocinados”.

Así las cosas, Organización Veraz demandó a esta última pidiendo se la condene a cesar en el uso de las marcas VERAZ, ORGANIZACIÓN VERAZ y otros signos confundibles con sus marca VERAZ, tales como VERAS, BERAZ o BERAS en la publicidad en Internet a través del sistema de Google Adwords, así como a pagar daños y perjuicios. Sostuvo en su demanda que su marca VERAZ es una marca notoria en el rubro de informes comerciales.

Por su parte Open Discovery, al contestar la demanda, sostuvo que la utilización de marcas de terceros para realizar publicidad en plataformas internas como la de Google Adwords no constituye un uso indebido de marcas. Además, negó el carácter de notoria de la marca VERAZ, argumentando que se trata de una marca “débil” sobre la cual la actora no podía pretender el monopolio.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda condenando a Open Discovery a cesar en el uso de de la marca VERAZ y otros signos confundibles con ésta, y condenándola a pagar daños y perjuicios. Para determinar el quantum de éstos, el Juez tuvo en cuenta la cantidad de clicks realizados por los usuarios en los anuncios al utilizar como palabra clave las marcas de la actora de acuerdo con las pericias pericial e informática realizadas en el juicio, y considerando que sólo un porcentaje de los clicks habrían contratado el servicio, estimó prudencialmente en $ 35.000 el monto del resarcimiento.

Ambas partes apelaron el fallo.

La Cámara de Apelaciones, luego de recordar que la legalidad del uso de marcas ajenas como keywords constituye un hecho sobre el cual la doctrina ha debatido, existiendo autorizadas voces a favor y otras en contra, analizó la jurisprudencia estadounidense y la europea, y en particular, el conocido fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Interflora Inc. vs. Marks & Spencer, a modo de soporte doctrinario, dado que el tema debía ser resuelto a la luz de la legislación argentina.

Así, llega a la conclusión de que la marca VERAZ es una marca notoria, que debe ser protegida de la dilución y del parasitismo, y considera que la empresa demandada utilizó la marca de la actora como keyword en el sistema AdWords de Google con el único fin de aprovecharse del prestigio y renombre de aquélla, ya que mediante ese sistema, la demandada se garantizó el acceso a una cartera de clientes con un mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial.

Advierte que nada impide a un comerciante utilizar el sistema AdWords de Google para promocionar sus productos y colocarlos como enlaces patrocinados cerca de los resultados naturales de las búsquedas en los que aparecen sus competidores, pudiendo para ello elegir entre cientos de keywords, pero otra cosa es montarse sobre la marca de una competidora y aprovecharse del empuje que su notoriedad brinda. Esto último es absolutamente desleal y contrario a la buena fe comercial.

El fallo considera evidente (en forma coincidente con los criterios de los fallos norteamericanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) que la utilización de la marca ajena como keyword, y en especial la de una competidora, configura un “uso en el comercio” o un “uso en el tráfico económico”, y que con esa utilización la empresa demandada procuró captar clientes y desviarlos en favor suyo.

Así, la sentencia llega a la conclusión de que, además de un uso indebido de una marca ajena, la demandada incurrió en un acto de competencia desleal.

Finalmente, el fallo elevó considerablemente la indemnización por daños, tomando para ello la valuación del daño que había efectuado la perito contadora, quien se basó en los datos suministrados por Google sobre la cantidad de impresiones y clicks logrados por la demandada a partir de los enlaces patrocinados, desechando la postura del juez de primera instancia que sólo consideró un porcentaje de dichos clicks, pero sin fundamentar las razones para ello. Así, condenó a ésta a abonar la suma de $ 3.336.000 a Organización Veraz S.A.