El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) ha reglamentado el nuevo procedimiento de oposiciones.

Las modificaciones a la Ley de Marcas, primero introducidas por un Decreto Presidencial el 12 se enero de 2018 y ahora aprobadas formalmente mediante la Ley 27.444 promulgada el 18 de junio pasado, son ya definitivas e irán tornándose operativas a medida que se reglamenten.

En materia de oposiciones el INPI -en ejercicio de las funciones delegadas por dicha ley- dictó la Resolución P183/2018 mediante la cual estableció el procedimiento que se llevará a cabo cuando las oposiciones no puedan ser resueltas amigablemente entre las partes. Esta resolución fue publicada en el día de hoy en el Boletín de Marcas y entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

Cabe recordar que la reformada Ley 22.362, en su artículo 16 estableció que, luego de que la oposición haya sido formalmente notificada, las partes tendrán un periodo de 3 meses para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia.

El nuevo procedimiento establece que, vencido el plazo de tres meses sin que las partes hubiesen alcanzado un acuerdo, la Dirección Nacional de Marcas intimará a cada uno de los oponentes de una solicitud para que -en un plazo de 15 días hábiles- mantengan la vigencia de las protestas mediante el pago de una tasa adicional y amplíen sus fundamentos, ofrezcan prueba y acompañen  la prueba documental.

Si esta ratificación no tiene lugar, entonces la Oficina de Marcas no abrirá la instancia administrativa y considerará la oposición como un llamado de atención para el Examinador, debiéndose resolver sin más trámite.

Ratificada la oposición, la Oficina de Marcas la notificará al solicitante y otorgará un plazo de 15 días hábiles para que éste  la conteste y ofrezca las pruebas que se estimen pertinentes. Transcurrido este plazo, la Dirección de Marcas evaluará las pruebas ofrecidas por las partes y determinará su procedencia, la forma de producción y su plazo, el que no podrá exceder de 40 días hábiles.

Una vez que la etapa probatoria esté concluida, las partes tendrán 10 días hábiles para presentar sus argumentos finales. Previo a hacerlo, y de mutuo acuerdo, las partes podrán pedir una suspensión del trámite administrativo de resolución de oposición para someter el conflicto a mediación, conciliación u otro método alternativo de conflicto. En el caso de que las partes alcancen un acuerdo, deberán comunicarlo a la Oficina de Marcas quien se abstendrá de resolver el diferendo, sin perjuicio de que los términos del acuerdo no obligarán a dicho Organismo a resolver la concesión de la marca (ello para el caso que considere que el signo no es registrable ya sea por términos absolutos o relativos).

De no mediar un acuerdo entre las partes, y luego de la presentación los alegatos finales, la Dirección de Marcas resolverá si las oposiciones son o no fundadas. Esta resolución podrá ser apelada mediante recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, dentro del plazo de 30 días hábiles.

Dado que los procesos de caducidad y nulidad –que según la nueva ley deben tramitarse ante la Oficina de Marcas- aún no ha sido reglamentados[1], deberán continuar siendo presentados ante la Justicia Federal Civil y Comercial. En consecuencia, cuando en un proceso de oposición el solicitante plantee la caducidad o nulidad de la marca oponente, la Oficina de Marcas sólo se pronunciará acerca de la procedencia o no de la oposición, pero la concesión o denegatoria de la solicitud quedará suspendida hasta la resolución del proceso judicial de caducidad o nulidad.

En conclusión, a partir de septiembre próximo, habrá un nuevo procedimiento para resolución de oposiciones que tendrá lugar ante la Dirección de Marcas y que puede ser resumido de la siguiente manera:

• Existe un plazo de 3 meses para que las partes, solicitante y oponente, intenten llegar a un acuerdo y poner fin al conflicto;
• Si esto no fuera alcanzable, el oponente deberá ratificar la vigencia de la oposición mediante el pago de una tasa oficial. En ese mismo acto deberá ampliar fundamentos, y ofrecer toda la prueba pertinente, acompañando la documental.
• La oposición que no es ratificada, será considerada como un llamado de atención;
• El solicitante tendrá derecho a presentar su defensa, ofrecer y producir prueba;
• Existirá un plazo común para ambas partes para producir toda la prueba, el cual no podrá exceder de 40 días hábiles;
• Terminado el plazo de prueba, las partes podrán presentar argumentos finales; luego de lo cual la Dirección de Marcas dictará una resolución la cual podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal;
• Los acuerdos a los que lleguen las partes, ya sea antes del inicio del procedimiento de resolución de oposiciones o con posterioridad a ello, continúan sin obligar a la Oficina de Marcas a resolver a favor de la concesión de la marca, cuando el organismo considere que el signo no es registrable, ya sea por términos absolutos o relativos.

Sin dudas este nuevo procedimiento conlleva cambios importantísimos en la tramitación de marcas en Argentina; en gran medida esperables y necesarios para tener un sistema de marcas más ágil, saludable y equitativo. El desafío ahora es adaptar la práctica al nuevo texto legal y los procedimientos que se establezcan para colaborar en el mejoramiento y optimización del sistema marcario en nuestro país, tanto por quienes asesoramos en esta materia como así también por las empresas y personas físicas que persiguen la protección de sus derechos de marcas.

Desde Noetinger & Armando, estamos a disposición para brindarles cualquier información adicional o responder consultas sobre los cambios aquí mencionados.

[1] Cabe recordar que, con la nueva redacción de la Ley 22.362, mientras los Tribunales Federales conservan sus facultades para resolver acciones de nulidad por marcas registradas de mala fe, la Dirección de Marcas deberá decidir respecto de las nulidades por registros de marcas en contravención con la Ley de Marcas como así también en caducidades parciales o totales por falta de uso.