Por Mercedes Baca Castex

VIAJEROS.COM vs VIAJEROS ALMUNDO es el caso de una oposición de marcas que enfrentó a dos conocidas empresas – competidores y verdaderas rivales-  que operan en la industria del turismo accesible y en línea: Despegar (Travel Reservations SRL) y Almundo (Asatej SRL). En este comentario, analizamos algunos de los criterios actuales que el INPI aplica en la resolución de conflictos marcarios a partir del fallo.

1. La conexidad como excepción para el principio de especialidad * 

*que determina cuál es el alcance del registro de una marca y la cobertura de protección del producto o servicio determinado de acuerdo a su/s clase/s dentro del nomenclador marcario vigente.

2. Las consecuencias del silencio o demanda incontestada. 

*Si bien el concepto de rebeldía no existe en la ley de marcas, cuando una de las partes no responde o no hace uso de los derechos que le fueron otorgados,  puede sufrir consecuencias directas y perjudiciales para sus intereses.

A la hora de resolver oposiciones y conflictos relacionados con el uso y propiedad de las marcas, además de la información presentada en el expediente, el INPI toma en cuenta la doctrina y jurisprudencia que fueron aplicados anteriormente por los tribunales federales.

En el caso que comentamos, las marcas en disputa fueron VIAJEROS.COM, registrada por Travel Reservations SRL (conocida como Despegar) y VIAJEROS ALMUNDO, solicitada por Asatej SRL, conocida hoy como Almundo.com. 

La primera, VIAJEROS.COM, registrada en clase 39 (Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes)  bajo el número de registro 2.434.690; la segunda, VIAJEROS ALMUNDO, solicitada en clases 38 (telecomunicaciones)  y 39 (Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes) bajo actas número 3.587.872 y 3.587.873. 

Argumentos de la oposición:

La oposición presentada por Despegar (Travel Reservations) se basó sobre la confundibilidad de VIAJEROS.COM con VIAJEROS ALMUNDO (de Asatej/ Al mundo)

En primer lugar, se hizo un cotejo entre ambas marcas y las similitudes saltaban a la vista:

VIAJEROS.COM, de Travel Reservations SRL (Despegar)

VIAJEROS ALMUNDO , de Asatej SRL  (Almundo)

En ambas se repetían las mots vedettes VIAJEROS, y la solicitud presentada por Asatej (Almundo) no aportaba elementos suficientes para distinguirse de la marca registrada. Por el  contrario,  la marca solicitada, “VIAJEROS ALMUNDO”, generaba una mayor confusión ya que  parecía tratarse de la misma marca “VIAJEROS.COM” , registrada por Despegar,  pero de la titular Asatej, cuya marca principal es hoy “Al mundo”.

Además, se hizo hincapié en otros dos aspectos:

a) Conexidad

En clase 39, se argumentó que existía identidad de clases y superposición de servicios entre ambas marcas, por lo cual el principio de especialidad y el artículo 3 inciso B *1 aplicaban completamente.

En clase 38, la situación era diferente, pues ya no se trataba de los mismos servicios ni coincidían las clases. Sin embargo, la oponente Despegar alegó  que los servicios de clases 38 y 39 estaban estrechamente relacionados.

En clase 38, los servicios «que permiten la comunicación entre al menos dos partes, así como los servicios de difusión y transmisión de datos, el suministro de foros de discusión (chats) en Internet y de foros en línea”, se relacionan con los de la clase 39 que cubre “los servicios de suministro de información sobre viajes o el transporte de mercancías prestados por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios de suministro de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte”.

Por tal conexidad, estamos ante una excepción del principio rector establecido en el artículo 3 inciso B de la ley de marcas y ampliamente receptado y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia.

Es así como en la resolución se indica “(…) el artículo 3 de la ley 22.362, en sus incisos “a” y “b” establecen el principio de especialidad al disponer que no pueden registrarse marcas idénticas o similares a otras solicitadas o registradas con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios. No obstante, la jurisprudencia ha dicho de manera pacífica, que toda clasificación es arbitraria y -por ello- no establece compartimentos estancos, dado que pueden existir productos o servicios relacionados entre sí que se ubiquen en diferentes clases. (*1 ) 

Se estableció que el principio de especialidad reconoce dos excepciones: la marca notoria (para evitar la mala fe) y la conexidad o relación entre productos o servicios de diferentes clases (sobre todo para evitar la confusión indirecta en cuanto al origen).

Haciendo eco de esto, el INPI consideró que había elementos suficientes para apartarse del principio de especialidad porque los servicios de las marcas enfrentadas se relacionan y complementan.

b) “Rebeldía”

Si  bien el concepto de rebeldía no existe en la ley de marcas, el silencio sí tiene efectos.

Veamos el caso de una marca que no recibe oposiciones de terceros, ni siquiera de un titular que tendría un interés en evitar el registro de una marca similar a la suya. En este caso, si no presenta oposición y la marca es registrada, su inacción tiene como efecto secundario no deseado el registro de una marca que, tal vez, debilita la propia.

En el proceso de oposición, si el oponente no ratifica su oposición para dar inicio al procedimiento administrativo, el expediente se transforma en un llamado de atención. En este caso, la inacción del oponente se interpreta como una falta de interés y normalmente tiene el efecto de que la solicitud de marca sea aceptada y registrada.

Ya en el procedimiento administrativo de oposición, en que el oponente ya ha pagado una tasa elevada para abrirlo y normalmente ha presentado argumentos adicionales y prueba,  el hecho de que el solicitante se abstenga de efectuar declaraciones de cualquier índole o presentar prueba o argumentos en su favor,  también tiene efectos.

El primero es similar al anterior: se interpreta como desinterés de su parte, lo cual le puede jugar en contra. El segundo es que pierde la posibilidad de que la autoridad que va a resolver el caso tenga el punto de vista del solicitante.

En el caso “VIAJEROS.COM” vs “VIAJEROSALMUNDO”, el solicitante (Asatej o “Al Mundo”)  no contestó la oposición, no ofreció prueba, no presentó alegatos.  Es más, no realizó ninguna presentación fuera del propio depósito de la solicitud.

Esta actitud no pasó desapercibida por el INPI que, en su fallo, hizo referencia al silencio del solicitante en tres oportunidades:

i.            Al relatar la sucesión de actos en el expediente, la falta de presentación de una defensa: “Corrido el pertinente traslado a la solicitante, ésta no hizo uso de su derecho”.  Destaco que el subrayado aparece en el texto original.

ii.          Al momento de los argumentos finales, que el oponente sí presentó junto con un análisis sobre la prueba, mientras que el solicitante no presentó escrito alguno: “puestas las actuaciones para la presentación de argumentos finales, únicamente la oponente hizo uso de dicha facultad, en donde merituó la prueba producida, y el silencio guardado por la solicitante…”

iii.         En los propios fundamentos de la decisión de declarar fundada la oposición: “A modo de conclusión, en virtud de la identidad existente entre los signos en pugna, el silencio de la solicitante que provoca no contar con más elementos que los referidos por la oponente para resolver”

Es llamativo que en resoluciones tan escuetas, el silencio sea mencionado tres veces y hasta subrayado, y deja en evidencia la importancia de presentarse, responder y refutar a la contraparte cuando corresponda, para evitar que la inacción actúe en desmedro de una de las partes.

El INPI declaró fundadas las oposiciones contra Viajerosalmundo por ser confundibles con Viajeros.com y también por el silencio de la solicitante.

Como conclusión, podemos decir que el INPI toma en cuenta todos los elementos presentados en el expediente, la doctrina y jurisprudencia y que el silencio no es menor, sino que puede ser determinante en la resolución.