Por Sofía Bertossi

Artículo publicado originalmente en Suplemento de Propiedad Intelectual 4.0. de la revista La Ley Thomson Reuters, Año III – Nº 2, Agosto de 2024, ISSN: 3008-8712

SUMARIO: I. Los hechos.- II. El análisis en primera instancia. – III. La apelación. – IV. El análisis en segunda instancia. – V. Conclusiones: caso Ekmekdjian y otros conceptos.

1. Los hechos

Paraje Los Ciervos S.A., luego de solicitar una medida cautelar, promovió demanda contra Nordelta S.A. a fin de que cesara en el uso indebido de las marcas “LOS CIERVOS” y/o “CIERVOS” que utilizaba en el emprendimiento inmobiliario “Puerto del Lago”, con más el resarcimiento por los daños y perjuicios y las costas del proceso.

En primer lugar, el demandante invocó la titularidad de la marca “PARAJE LOS CIERVOS”, tanto denominativa como mixta, registrada en clases 35, 36, 37, 41 y 43 para identificar el proyecto de un barrio privado en la zona de Campana, provincia de Buenos Aires, que iniciara en el año 2000. 

Luego, solicitó que se declarasen fundadas las oposiciones que dedujo a las solicitudes de registro de Nordelta S.A. de las marcas “LOS CIERVOS” y “LOS CIERVOS PUERTO DEL LAGO” en clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 por resultar confundibles con las que tiene registradas.

La accionada al contestar la demanda, sostuvo que el uso que le dio a la denominación “LOS CIERVOS” estuvo siempre asociado a “PUERTO DEL LAGO”, una ciudad pueblo con varios barrios de su propiedad. 

Por otro lado, además de negar la confundibilidad, alegó que las solicitudes de registro de las marcas “LOS CIERVOS” y “LOS CIERVOS PUERTO DEL LAGO” habían sido abandonadas y expresó que desde la notificación de la medida cautelar dejó de utilizar los términos “CIERVOS” y “LOS CIERVOS” motivo de la disputa de autos, que sustituyó por “LOS CEIBOS”.

Declarada abstracta la cuestión referida a las oposiciones y confirmado el cese de uso del término “CIERVOS”, la cuestión se centró en dilucidar si existieron daños y perjuicios ocasionados a la actora por el alegado uso indebido (a pesar del cese de uso). 

2. El análisis en primera instancia

Para definir si hubo daños y perjuicios ocasionados a Paraje Los Ciervos S.A. por el uso indebido de “LOS CIERVOS”, el juez consideró necesario realizar el cotejo entre los signos en pugna. 

Concluyó que no existía confundibilidad entre las marcas enfrentadas, puesto que el vocablo “PARAJE” del registro de la actora era el que revestía la connotación fuerte y distintiva dentro de su marca, amén de que ambas compartían las palabras “LOS CIERVOS”. 

Además, el juez de grado agregó que durante el lapso en que la demandada empleó la denominación “LOS CIERVOS” para uno de sus barrios de Puerto del Lago en Nordelta, no se generó en el público consumidor confusión alguna. Ello porque no se demostró que Nordelta S.A. haya concluido las obras para el camino de ingreso al predio, ni demostró haber realizado el loteo o el comienzo de las obras o haber efectuado venta de lotes. 

En definitiva, se rechazó la indemnización de daños y perjuicios reclamada; el juez sostuvo que Paraje Los Ciervos no logró probar los menoscabos que alega haber padecido por el uso de Nordelta de la marca “LOS CIERVOS” hasta el momento en que fue notificada de la medida cautelar. 

3. La apelación

Este pronunciamiento fue apelado por la accionante, Paraje Los Ciervos S.A., quien solicitó la revocación de la sentencia y la consecuente admisión de la demanda. 

Entre sus argumentos sostuvo que: 

a. El juez declaró abstracto el tratamiento de las oposiciones sin considerar la totalidad de los hechos; Paraje Los Ciervos planteó aquellas oposiciones en el año 2011 y la sentencia de la medida cautelar aludida en el fallo recurrido es del 2012, pero no fue sino hasta el año 2014 que la accionada cesó en el uso, obligándola a promover la presente acción;

b. El magistrado también declaró abstracto el cese de uso sin tener en cuenta la totalidad de los hechos y el marco en que se dio puesto que, según señala, éste aconteció tardíamente y no fue fruto de una actitud espontánea de la demandada, sino que fue consecuencia de la sentencia dictada en la medida cautelar –a cuyo acatamiento Nordelta se resistió por más de un año y luego de numerosas denuncias de incumplimiento– y de la acción principal que la obligó a entablar;

c. El juez realizó un erróneo cotejo de los signos en pugna. La mot vedette de la marca no es “PARAJE” sino “CIERVOS” e identifican idénticos servicios; 

d. También se omitió considerar que las marcas que contienen el vocablo “CIERVOS” en las clases 35, 36, 37, 41 y 43 pertenecen a Paraje Los Ciervos S.A.

4. El análisis en segunda instancia 

Uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones comienza explicando que las marcas solicitadas por Nordelta S.A. han sido abandonadas hace casi una década y desde la misma época cesó en el uso de la designación “LOS CIERVOS” para identificar uno de los barrios del complejo Puerto del Lago, el cual fue reemplazado desde entonces por “LOS CEIBOS”. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró abstractas las cuestiones referidas a las oposiciones deducidas por la actora y al cese de uso demandado.

Luego, se centró en analizar las cuestiones restantes sobre el cuestionamiento del cotejo realizado por el juez que concluyó que las marcas resultaban inconfundibles y su consecuente decisión de rechazar la indemnización por daños y perjuicios pretendida.

Del cotejo de los signos enfrentados “PARAJE LOS CIERVOS” (marca mixta y denominativa registrada por la actora) y “LOS CIERVOS” y/o “LOS CIERVOS PUERTOS DEL LAGO” (marcas solicitadas por el demandado y utilizadas de hecho), el juez advirtió la existencia de la similitud confusionista. 

No solo por compartir los términos “LOS CIERVOS” sino porque el juez consideró que el agregado “PARAJE”, por su significado, resulta absolutamente secundario y prescindible, y que la mot-vedette del conjunto, que posee la connotación fuerte y la capacidad distintiva, es “LOS CIERVOS”. 

Lo mismo opinó respecto al agregado “PUERTOS DEL LAGO” ya que hace referencia meramente a la ubicación del barrio “LOS CIERVOS”.

Agrega que los signos en pugna coexistieron en el mismo rubro comercial –el inmobiliario–, e identificaron el mismo producto o servicio –un barrio–, lo que quedó de manifiesto en el hecho de que las solicitudes de la accionada se superpusieran en 5 de las 6 clases del nomenclador en las que la actora optó por registrar sus marcas, y en 5 de las 10 clases en las que fueron solicitadas por la demandada.

Por ello también explica que el público consumidor es el mismo: los terrenos para el desarrollo de la actora y los barrios de la demandada se encuentran ubicados en los partidos bonaerenses contiguos de Campana y Escobar.

Por otro lado, considerando que Paraje Los Ciervos S.A. se inscribió ante la IGJ en 2005, solicitó el registro marcario de “PARAJE LOS CIERVOS” en 2006, comenzó la publicidad en 2012, entre otras acciones, el juez sostuvo que el hecho de que el barrio no se hubiese terminado, en nada enerva el presunto y verosímil daño que pudo haber sufrido la actora.

5. Conclusiones

Finalmente se resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, además, se condenó a Nordelta S.A. a pagar una indemnización en concepto de daños y perjuicios, decisión a la que los restantes jueces se adhirieron. 

La decisión resulta interesante porque la demandada, a pesar de haber cesado en el uso indebido de la marca (tiempo después de la notificación de la medida cautelar) se la condenó a pagar una suma de $40.000.000 por los daños ocasionados. 

Concretamente, entre los años 2010 y 2014 la demandada utilizó la denominación “LOS CIERVOS”, tiempo durante el cual vendió con éxito los barrios que promocionó bajo esa denominación y provocó así la dilución y pérdida del poder distintivo de la marca de mi mandante “PARAJE LOS CIERVOS”. Como sostiene numerosa doctrina y jurisprudencia, la perdida gradual de asociación entre la marca y el producto, genera una presunción de daño “a fin de que la conducta ilegítima no quede impune por las dificultades en el ámbito de la prueba”. 

En la determinación del daño también se tuvo en cuenta la sumatoria de los montos en concepto de Boletos de Compraventa de los lotes del barrio Ciervos y el monto de una franquicia inmobiliaria en ese momento. 

El hecho de haberse ordenado la indemnización por daños y perjuicios a pesar de haber cesado en el uso indebido de la marca no es un caso excepcional. De hecho, las bases se sentaron en el reconocido caso de 1992 “Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho”. Allí, a pesar de haberse cesado la transmisión de un programa televisivo que había lesionado derechos personalísimos, se condenó de todas formas a indemnizar por el daño moral ocasionado. 

Otro caso similar podría ser “Campillay, María Eugenia c/ Estado Nacional – Gendarmería Nacional s/ daños y perjuicios» (2017) en relación a un acto de represión policial que había cesado o el caso «M. M. A. c/ Consorcio de Propietarios A. L. E.» (2007) respecto a filtraciones de agua en un edificio que ya habían sido reparadas al momento de condenar. 

Respecto a los demás aspectos discutidos en el caso, considero sumamente acertado el tratamiento realizado en segunda instancia en relación con numerosos conceptos propios del derecho de marcas. Por ejemplo, el análisis de la mot-vedette en el análisis de “PARAJE LOS CIERVOS”.

Tal como explica el Dr. Mitelman, “es indiscutible que, si alguno de esos componentes desempeña un rol distintivo más relevante por sobre los demás, entonces el examinador o el juez deberán brindarle a tal elemento un lugar preponderante en el cotejo. Y ello es lógico pues será a través de ese elemento por el cual el consumidor vinculará una marca con otra”.

Mas allá de toda la doctrina que desarrolla el concepto de “mot-vedette” basta con observar la jurisprudencia, al menos algunos de todos los casos donde se trató el concepto del elemento preponderante, para confirmar que fue una decisión acorde. 

Por ejemplo, en un caso donde se enfrentó “PATIO DE TANGO” y “TANGO”, ambas en clase 33, el juez expresó: “el resto de las palabras (“PATIO DE”) conforman un conjunto de expresiones comunes que no atenúan el vigor diferenciador de “TANGO”. Consecuentemente, centrando la comparación de los signos en la expresión preponderante de la marca solicitada se advierte que ella es idéntica a la de la oponente, lo que conlleva a admitir la existencia de una similitud confusionista.”

Este concepto tiene muchos años, de hecho, lo podemos encontrar en un caso de 1999 donde se enfrentaron las marcas “CASA FIESTA” y “LA FIESTA” clase 30. Allí se consideró que “FIESTA” era el elemento preponderante “ya que el artículo “LA” que se le antepone nada le agrega; y (…) la palabra CASA que lo precede impresiona como calificante de aquel (“casa de fiestas”, “casa donde se realizan fiestas”), más allá del número de sílabas que la componen y el lugar donde se la ubica.” 

Asimismo, hubiera sido deseable que en primera instancia se contemplaran todos los hechos aludidos; entre ellos, el hecho que habían pasado dos años desde el dictado de la medida cautelar y el efectivo cese de uso de la marca por parte de la demandada habiendo, incluso, denuncias de incumplimiento. 

Por otro lado, adhiero con la sentencia definitiva respecto al análisis sobre el “publico consumidor” ya que, efectivamente, lo comparten ambas partes. 

En conclusión, este caso resulta ser interesante por varios aspectos. Principalmente, porque se aplica en un caso de marcas el concepto desarrollado en el caso Ekmekdjian: se condenó a pagar daños y perjuicios a pesar de haber cesado en el acto ilícito, en este caso, el uso indebido de una marca. 

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1. CNCiv. y Com., Sala I, 21/03/2024, “Paraje Los Ciervos SA c/ Nordelta SA s/Cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”.
2.  CNCiv. y Com., causa 1132/01 del 11/7/06, 1299/13 del 12/10/17, 6080/99 del 23/12/03 y 7972/91 del 3/9/96; OTAMENDI, J., “Derecho de Marcas”, 9° edición, Abeledo Perrot, 2017, pp. 397 y 9 ss.; ETCHEVERRY, O., «La reparación de daños en infracciones de Nombres y Marcas», en “Derechos Intelectuales”, Astrea, T.3, pp. 13/20.
3. MITELMAN C.O., “Tratado de la Propiedad Industrial”, Albremática, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2021, 1a ed., T. I, p. 447. 
4. CNFed. Civ. y Com., Sala III, 22/11/2007, “Blaustein, Jorge A. c/ Peters Hnos. Cía. Comercial e Industrial S.A.”.
5. CNFed. Civ. y Com., Sala II, 25/02/1999, “Bruce Foods Corporation c/ Fanacoa S.A.I.C.”.